Jak przeciwdziałać próbie zawłaszczenia marki przez konkurencję

Jak podważyć rejestrację znaku przez konkurenta? Jak jej w ogóle zapobiec? To tylko niektóre pytania‚ na które spróbujemy dziś odpowiedzieć.

Możliwe strategie zależą od tego‚ w jakim momencie znajduje się postępowanie, i o co dokładnie ubiega się nasz konkurent. Jeśli zadziałasz szybko‚ masz szansę zapobiec rejestracji już w przedbiegach‚ na etapie procedury rejestracyjnej.

Jeśli się jednak spóźnisz‚ to nic straconego. Działać możesz też później‚ często nawet po wielu latach. Da się jednak zaryzykować tezę‚ że im szybciej zareagujesz‚ tym lepiej.

Do zaplanowania dobrej strategii walki z oznaczeniem konkurenta warto mieć podstawowe rozeznanie w zasadach ochrony znaków towarowych i procedur z nią związanych. Przede wszystkim pamiętać należy‚ że oznaczenia‚ którymi przedsiębiorcy opatrują swoje towary, podlegają ochronie prawnej przez samo tylko używanie. Nie musisz ich w tym celu nigdzie zgłaszać czy zastrzegać. Taka ochrona nie zawsze jednak wystarczy. Wszystko zależy od tego‚ jak intensywnie swojego oznaczenia używałeś. Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem tylko takie oznaczenie towarów lub usług‚ które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia tych produktów (art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). To samo dotyczy zresztą nie tylko samego towaru‚ ale i - co do zasady - opakowań. Innymi słowy‚ jeśli twój znak jest słabo rozreklamowany‚ to i jego ochrona nie będzie zbyt mocna.

Problemy te znikają w dużej mierze wtedy‚ gdy swoje oznaczenie zarejestrujesz. Rejestracja sprawia‚ że nikt nie może już używać go dla towarów i usług‚ które nią objąłeś. I to nawet gdy klienci jeszcze nie znają twego znaku. Zauważ jednak‚ że reguła ta działa i w drugą stronę. Jeśli zatem konkurent ubiegnie cię i zgłosi znak wcześniej‚ to tobie nie będzie wolno go używać. Chyba że uda ci się wykazać‚ iż nie zostały spełnione przesłanki udzielenia ochrony. O czym za chwilę.

Istnieje kilka sposobów podważania cudzego znaku i dlatego możesz obrać różną taktykę. Ponieważ niektóre sposoby można wykorzystać już na etapie zgłaszania oznaczenia przez twego konkurenta‚ zaczniemy od krótkiego przedstawienia procedury uzyskiwania ochrony znaku towarowego.

Udziela jej Urząd Patentowy RP‚ wydając stosowną decyzję‚ wpisując oznaczenie do specjalnego rejestru i przekazując uprawnionemu tzw. świadectwo ochronne‚ czyli oficjalny dokument potwierdzający rejestrację. Aby do tego doszło‚ zainteresowany podmiot musi się wykazać pewną inicjatywą. Zaczyna się od złożenia wniosku o udzielenie ochrony (i opłacenia go). Jeśli spełnia on wszystkie wymogi formalne‚ a znak nadaje się do rejestracji‚ po trzech miesiącach w Biuletynie Urzędu Patentowego ukazuje się ogłoszenie informujące o zgłoszeniu. Dokonuje się go w celu powiadomienia opinii publicznej‚ a zwłaszcza innych przedsiębiorców, o planowanej rejestracji. Każdy może się wówczas z tymi zamierzeniami zapoznać i ewentualnie wnieść do urzędu swoje uwagi. Chodzi o to‚ żeby urzędnik przed podjęciem decyzji miał jak najwięcej informacji o zgłoszonym oznaczeniu. Słowem‚ co dwie głowy‚ to nie jedna - gdyby urzędnik nie zauważył sam jakiejś okoliczności wykluczającej rejestrację‚ być może przypomną mu o tym - właśnie w formie
uwag - konkurenci zgłaszającego.

Jeśli okaże się‚ że istnieją przesłanki odmowy rejestracji‚ wnioskodawcy należy umożliwić wypowiedzenie się w tej sprawie. Wreszcie zapada decyzja o udzieleniu albo odmowie udzielenia tzw. prawa ochronnego zgłoszonemu znakowi. Jeśli decyzja jest pozytywna‚ uprawniony musi jeszcze uiścić kolejną opłatę‚ tym razem za ochronę.

Jak więc widać‚ pierwsza okazja storpedowania wysiłków konkurenta nadarza się już na samym początku i przybiera postać uwag. Ustawa nie określa ich formy‚ można zatem pisać wszystko‚ co wydaje się świadczyć przeciw rejestracji. Oczywiście najmocniejsze argumenty to brak cech znaku towarowego (o czym za chwilę) i kolizja ze znakami wcześniejszymi. Co ważne‚ uwagi nic nie kosztują.

Wkrótce po udzieleniu ochrony przez Urząd Patentowy nadarza się kolejna okazja do zakwestionowania uprawnień konkurencji. Otóż urząd musi ogłosić o nowym znaku w kolejnym swym publikatorze - Wiadomościach Urzędu Patentowego. Od tego momentu każdemu wolno wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Ustawa daje na to sześć miesięcy. Sprzeciw należy przemyśleć‚ bo wniesienie go wiąże się z koniecznością uiszczenia 1000 zł opłaty (do zwrotu przez drugą stronę w razie pomyślnego zakończenia całej procedury). Jeśli uprawniony nie zareaguje‚ Urząd Patentowy po prostu uchyli decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. W przeciwnym wypadku sprawa trafi do postępowania spornego‚ gdzie specjalne kolegium orzeknie‚ czy rację ma sprzeciwiający się‚ czy uprawniony.

Jeśli uwagami i sprzeciwem nie udało ci się nic wskórać albo w ogóle ich nie wnosiłeś‚ pozostają ci jeszcze inne instrumenty. Koniecznie trzeba wtedy zapoznać się z dwoma kolejnymi pojęciami: unieważnieniem prawa ochronnego na znak towarowy i jego wygaśnięciem. Kiedy unieważnienie

Unieważnienie to w skrócie nic innego jak cofnięcie udzielonej już przez Urząd Patentowy ochrony. Następuje wtedy‚ gdy uda ci się przekonać urząd‚ że popełnił błąd, rejestrując znak twojego konkurenta. Stanie się tak wtedy‚ gdy nie zostały spełnione przesłanki uzyskania ochrony (art. 164 pwp). Są one dość liczne i nie będziemy ich tu wszystkich omawiać.
Przykładowo tylko wskażmy‚ że unieważnienie wchodzi w grę m.in., jeśli znak:
- jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami‚
- może wprowadzać odbiorców w błąd (np. dlatego‚ że zawiera dane niezgodne z prawdą)‚
- ma charakter czysto opisowy (np. jest tylko opisem rodzaju towaru‚ którego dotyczy)‚
- został zgłoszony w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony‚
- stanowi jedynie cechę towaru lub opakowania wynikającą z jego natury (np. zastrzeżenie znaku w kształcie jabłka dla owoców)‚
- zawiera skróty nazw bądź symbole (np. flagi) obcych państw‚
- jest podobny do innych znaków do tego stopnia‚ że może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru‚
- używanie znaku narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Urząd Patentowy‚ a ściślej jedno z działających w jego ramach kolegiów orzekających do spraw spornych, unieważnia rejestrację jedynie na wniosek. Precyzyjnie rzecz ujmując‚ nie ubiegamy się o unieważnienie znaku‚ lecz prawa ochronnego go dotyczącego. Znaku nie można unieważnić - na tej samej zasadzie‚ na jakiej nie można unieważnić rysunku‚ kształtu czy kompozycji kolorystycznej. Jeśli ktoś je stworzył‚ to żadne rozstrzygnięcie - czy to sądowe‚ czy to urzędowe - już tego faktu nie zmieni. Urzędy i sądy mogą co najwyżej orzekać o uprawnieniach do rysunku‚ kształtu czy kompozycji - i na tej samej zasadzie wolno im rozstrzygać co do praw do znaku.

Wniosek taki możesz złożyć sam‚ możesz skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata‚ radcy prawnego czy rzecznika patentowego). Jest tylko jeden warunek: musisz wykazać‚ że masz tzw. interes prawny do występowania z wnioskiem. Przepisy nie definiują‚ co to takiego. W praktyce przedsiębiorcy podnoszą często wynikającą z konstytucji zasadę swobody działalności gospodarczej - zwłaszcza gdy kwestionowany znak koliduje z ich własnym albo gdy uprawniony występuje przeciw nim z roszczeniami.

Wniosek o unieważnienie kosztować cię będzie 1000 zł. Opłatę tę odzyskujesz na tych samych zasadach‚ co przy sprzeciwie.

Prawo własności przemysłowej precyzuje‚ co przedsiębiorca ubiegający się o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy powinien zamieścić w swoim wniosku (art. 2551 pwp). Są to:
- oznaczenie stron i ich adresy‚
- zwięzłe przedstawienie sprawy‚
- wyraźnie określone żądanie‚
- wskazanie podstawy prawnej‚
- wskazanie środków dowodowych‚
- podpis wnioskodawcy i data.

Szczególną uwagę zwróć na wymóg wskazania podstawy prawnej. To jeden z niewielu przypadków na gruncie polskiego prawa‚ kiedy jest to potrzebne. Co do zasady zarówno w postępowaniu sądowym‚ jak i administracyjnym żadnej podstawy prawnej podawać nie trzeba. To sądy i inne organy władzy publicznej mają znać prawo. Wnioskodawca musi tylko umieć sprecyzować‚ czego się od nich domaga. Odstępstwa od tej zasady zdarzają się wyjątkowo (np. skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym czy sądowoadministracyjnym).

Dlaczego to takie ważne? Otóż podstawa prawna wskazana przez wnioskodawcę jest wiążąca dla kolegium odwoławczego. Nie może ono wyjść poza nią‚ nawet gdy wie‚ że przyznanie prawa ochronnego na dany znak było błędem.

Przykład 1
Wnioskodawca wskaże jako podstawę unieważnienia art. 131 pwp‚ podczas gdy rejestracja tak naprawdę narusza art. 132 pwp (czyli ten mówiący o kolizji z cudzymi znakami). Z unieważnienia zatem nici. Przywołana we wniosku podstawa prawna jest dla Urzędu Patentowego wiążąca.
Na szczęście podstawę prawną można zmienić w trakcie postępowania. Często zdarza się to w toku rozpraw administracyjnych przed kolegiami Urzędu Patentowego.

Drugim sposobem usunięcia niewygodnego znaku z drogi twojej firmy jest doprowadzenie do wygaszenia jego ochrony. I tym razem nie obejdzie się bez napisania stosownego wniosku. Kosztuje on - tak samo jak ten dotyczący unieważnienia - 1000 zł‚ ale jeśli wygrasz‚ możesz liczyć na zwrot opłaty przez drugą stronę.

Czym jest wygaszenie ochrony? Otóż ustawodawca wychodzi z założenia‚ że znak towarowy rejestruje się po to‚ żeby go używać‚ a nie by blokować jego używanie przez innych przedsiębiorców. Dlatego firma‚ która swego oznaczenia nie używa, musi liczyć się z tym‚ że po pewnym czasie utraci przysługujące mu doń prawo. Przesłanek wygaśnięcia ochrony jest nieco mniej niż tych dotyczących unieważnienia. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa m.in. na skutek:
- nieużywania tego znaku przez przynajmniej pięć lat dla towarów‚ na które został zastrzeżony (chodzi o używanie w sposób rzeczywisty, a nie tylko pozorowany); wyjątkiem jest sytuacja‚ gdy istnieją ważne powody nieużywania‚
- utraty przez znak tzw. znamion odróżniających; chodzi z grubsza rzecz biorąc o taką sytuację‚ gdy na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego znak stał się oznaczeniem zwyczajowym i składa się teraz wyłącznie z elementów‚ które mogą służyć w obrocie do określania takich cech, jak rodzaj towaru‚ jego jakość‚ ilość‚ cena‚ przeznaczenie‚ sposób‚ czas lub miejsce wytworzenia‚ skład‚ funkcja lub przydatność; celofan‚ termos czy ksero - to wszystko oznaczenia‚ które ze znaków towarowych zamieniły się w oznaczenia rodzajowe.
Kiedy atakować

Jak wspomnieliśmy‚ działania wymierzone w cudzy znak towarowy można podjąć zarówno na etapie postępowania rejestracyjnego‚ jak i potem‚ po udzieleniu ochrony przez Urząd Patentowy. Lepiej jednak nie zasypiać gruszek w popiele. Okres ochrony znaku towarowego biegnie bowiem już od daty zgłoszenia (art. 153 ust. 2 pwp). Jeśli zatem używasz takiego znaku‚ choć nie masz do tego uprawnień‚ musisz się liczyć z odpowiedzialnością niejako wstecz. Jednocześnie dopóki procedura rejestracyjna trwa‚ dopóty sprawy sądowej nie sposób wygrać. Twój konkurent może dochodzić roszczeń‚ o ile znak uda mu się zarejestrować. To dlatego bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem do Urzędu Patentowego a udzieleniem ochrony (art. 289 w zw. z art. 298 pwp). W przeciwnym razie‚ gdyby postępowanie rejestracyjne przedłużyło się‚ zgłaszającemu groziłoby przedawnienie roszczenia.

Ale uwaga: Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy‚ jeżeli sprawca działał w dobrej wierze‚ mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu ogłoszenia o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego. Wyjątkiem jest sytuacja‚ gdy o zgłoszeniu zostaniesz wcześniej powiadomiony. Gdybyś natomiast działał w złej wierze‚ roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy można dochodzić już za okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia. Problem polega tylko na udowodnieniu tej okoliczności. Obowiązuje bowiem domniemanie działania w dobrej wierze.

Jakie to przepisy
Rejestracja znaku towarowego dokonana przez Urząd Patentowy RP obejmuje teren Polski. Obecnie podstawą do tego są art. 153 i nast. prawa własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119‚ poz. 1117 ze zm.). Ale uwaga: wiele chronionych dziś wciąż marek rejestrowano jeszcze pod rządami ustawy o znakach towarowych (DzU z 1985 r. nr 5‚ poz. 17 ze zm.). Te stare znaki rządzą się wcześniejszymi przepisami. Kto jednak chce zarejestrować coś dziś‚ musi się zapoznać z prawem własności przemysłowej.

Kłopotliwe prawa autorskie
Czasem sposobem na niewygodny znak może się okazać zbadanie uprawnień do niego. Każdy znak został przez kogoś wymyślony (np. narysowany). Dlatego przed jego zgłoszeniem warto zadbać o uporządkowanie dotyczących go praw autorskich. Jeśli twój konkurent o tym zapomniał‚ nie wolno mu domagać się rejestracji. A gdyby nawet mu się to udało‚ potem będziesz ją mógł próbować podważyć. Dlatego jeśli uprawniony ze znaku nie jest jego twórcą (np. nie stworzył symbolu graficznego wchodzącego w skład oznaczenia czy nie wymyślił stanowiącego go sloganu)‚ może mieć kłopoty.

Chodzi m.in. o znak towarowy Wspólnoty. Dzięki niemu firma może uzyskać ochronę na całym terytorium Unii Europejskiej. Od tego objętego rejestracją krajową różni się więc m.in. terytorialnym zakresem ochrony. Ochrona znaku towarowego Wspólnoty rozciąga się bowiem co do zasady na całą Unię albo jej nie ma. Jeśli istnieją okoliczności uniemożliwiające rejestrację wspólnotową w jednym choćby kraju członkowskim‚ ochrony nie uzyskamy w ogóle. Znak wspólnotowy rejestrowany jest na podstawie unijnego rozporządzenia w tej sprawie (nr 40/1994). Można je znaleźć m.in. na stronie http://oami.europa.eu/. Rejestratorem jest Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. OHIM) działający w hiszpańskim mieście Alicante.

Prawo europejskie zna procedurę unieważnienia i wygaszenia ochrony znaku towarowego dokładnie tak samo jak nasze przepisy krajowe. Niemalże te same są też przesłanki utraty ochrony - dlatego nie będziemy ich tu powtarzać. Nieco wyższe są natomiast koszty.

Przykładowo‚ wniosek o wygaszenie kosztuje 700 euro. Co ważne‚ to opłata decyduje o chwili jego wniesienia. Jeśli więc wniosek trafił do urzędu 12 maja‚ a opłata 21 maja‚ to datą złożenia jest właśnie 21 maja.

Znak może być chroniony nie tylko na podstawie rejestracji unijnej‚ ale i międzynarodowej. Procedura ta odbywa się na podstawie dwóch umów międzynarodowych - porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (DzU z 1993 r. nr 116‚ poz. 514) i protokołu do tego porozumienia (DzU z 2003 r. nr 13‚ poz. 129). Rejestracją takich znaków zajmuje się Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie. Proces rejestracji międzynarodowej jest kilkuetapowy. W uproszczeniu przedstawia się następująco:

Krok 1
Firma zainteresowana ochroną zgłasza wniosek międzynarodowy w polskim Urzędzie Patentowym‚ wskazując kraje‚ w których chce uzyskać ochronę.

Krok 2
Urząd krajowy przekazuje wniosek do Genewy.

Krok 3
Biuro Międzynarodowe wpisuje znak do swojego rejestru i przekazuje informację na ten temat wskazanym we wniosku państwom.

Krok 4
Urzędy patentowe wskazanych we wniosku krajów mają czas na zbadanie swoich rejestrów znaków towarowych i zgłoszenie sprzeciwów wobec uznania na ich terytorium rejestracji międzynarodowej.
Co ważne‚ ta sama procedura działa w drugą stronę. Zagraniczni przedsiębiorcy mogą zatem zgłaszać znaki, nie ruszając się ze swojego kraju, i zyskiwać ich ochronę w Polsce.

Przez 10 lub 20 lat
Jeśli wszystkie opisane tu sposoby podważania znaku zawiodą‚ pozostaje mieć nadzieję‚ że jego ochrona kiedyś wygaśnie. Teoretycznie może ona trwać wiecznie‚ ale tylko pod warunkiem‚ że uprawniony za to płaci. W przeciwnym wypadku ochrona znaku jest ograniczona w czasie. Rejestracja krajowa‚ wspólnotowa i międzynarodowa dokonana w trybie protokołu madryckiego jest ważna przez dziesięć lat. Wyjątkiem jest tu rejestracja międzynarodowa dokonana na podstawie porozumienia madryckiego‚ bo w przeciwieństwie do pozostałych trwa aż 20 lat. Co ważne‚ terminy te liczone są od daty zgłoszenia znaku.
Przedsiębiorca‚ który mimo upływu powyższych terminów nie chce rezygnować z ochrony‚ musi zawczasu postarać się o jej przedłużenie. Wymaga to złożenia wniosku w tej sprawie oraz uiszczenia opłaty.

Walki z cudzymi uprawnieniami do znaku nie sposób toczyć, nie wiedząc‚ co zostało zgłoszone do rejestracji. Poszukiwania warto rozpocząć od Internetu.
Pod adresem www.uprp.pl wybieramy zakładkę "Bazy danych UPRP" i na następnej stronie jeszcze raz odnośnik o tej samej treści. Otworzy się przed nami okno wyboru bazy danych. Serwis UP pozwala przeszukiwać m.in. rejestry znaków towarowych‚ wynalazków‚ wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Interesują nas znaki towarowe‚ zaznaczamy więc kwadracik przy słowach „znaki towarowe” i wybieramy sposób wyszukiwania. Do dyspozycji mamy wyszukiwanie proste‚ zaawansowane oraz wyszukiwanie według kryteriów. Uwaga! Aby wyszukać w rejestrach Urzędu Patentowego jakąś frazę‚ czyli kilka słów stojących w bezpośrednim sąsiedztwie‚ wszystkie wyrazy trzeba ująć w cudzysłów. W przeciwnym razie komputer wyświetli każdy znak towarowy zawierający choćby jedno z wpisanych w oknie wyszukiwania słów.

Jeśli zdecydujemy się na wyszukiwanie proste‚ to będziemy mogli zbadać zawartość urzędowej bazy według nazwy pojawiającej się w znaku towarowym‚ wykazu towarów‚ numeru prawa wyłącznego‚ numeru zgłoszenia oraz nazwy uprawnionego. Co to za kryteria? Zacznijmy od najmniej skomplikowanych. Nazwa uprawnionego to nic innego jak dane podmiotu‚ do którego należą prawa do znaku. Można szukać np. według nazwiska lub firmy. Jeśli zatem interesuje nas dorobek konkurentów‚ których znamy‚ to wyszukiwanie według nazwy okaże się bardzo przydatne.

Wyjątkowo cenna jest dla firm stawiających pierwsze kroki możliwość szukania znaków towarowych według słów‚ jakie zostały w nich zawarte. Dzięki temu mamy możliwość ustalenia‚ czy ktoś nie posługuje się już znakiem.

Również na stronie internetowej OHIM znajduje się wyszukiwarka zarejestrowanych tam znaków towarowych. Niestety‚ nie jest dostępna w wersji polskojęzycznej. Załóżmy‚ że zdecydowaliśmy się na angielski.

Aby zacząć wyszukiwanie‚ wchodzimy na stronę oami.europa.eu/en/db.htm‚ a potem wybieramy odnośnik "Access to CTM-ONLINE". Otworzy się przed nami okno wyszukiwania. Do wyboru mamy następujące kryteria: numer znaku‚ podstawę ochrony‚ słowa występujące w oznaczeniu‚ rodzaj znaku oraz numerację klasyfikacji wiedeńskiej. Większość z nich ma to samo znaczenie co w polskim Urzędzie Patentowym. Oczywiście numeracja znaku będzie inna niż u nas‚ ale zasada pozostaje ta sama. Tym‚ co różni serwis naszego UP od witryny OHIM‚ jest natomiast możliwość wyszukiwania znaku według podstawy ochrony oraz rodzaju znaku.

Przedsiębiorcom‚ którzy przymierzają się do podbicia zagranicznych rynków‚ informacja o znakach międzynarodowych obejmujących Polskę może nie wystarczać.

Warto wtedy zajrzeć na stronę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. WIPO). Po wybraniu adresu www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp otworzy się przed nami okno wyszukiwania. Tu również nie możemy liczyć na polskojęzyczną wersję.

Paweł Wrześniewski
Rzeczpospolita